Intellectuele eigendom op een merklabel? Diesel vs Calvin Klein

Had ik niet al eerder gezegd dat je intellectuele eigendom overal tegenkomt? Een recent voorbeeld om dit te bevestigen is de uitspraak in het geschil tussen Diesel en Calvin Klein. Een battle of the jeans! En in dit geschil ging het niet om 1 maar om 2 verschillende intellectuele eigendomsrechten: merkenrecht en auteursrecht. Wie won er? Lees verder!

Diesel klaagde Calvin Klein aan

Het ging om een label in een zogenaamde “coin-pocket”, een klein zakje op een spijkerbroek, dat vlak boven/in de rechter voorzak gestikt is. Het langwerpige label  was in de coin pocket geplaatst.  

Hieronder is Diesel’s ontwerp van het betreffende label te zien:

En hieronder is het ontwerp van Calvin Klein te zien:

 

Diesel beriep zich op hun merkrecht en auteursrecht

Diesel had in 2017 een Benelux merk aangevraagd voor hun label (hierna: “label-merk”). Het merk was als volgt bij het Benelux Bureau aangevraagd:

Volgens Diesel maakte het label van Calvin Klein inbreuk op hun Benelux merk. Daarnaast vond Diesel dat dit label beschermd was onder het auteursrecht en dat Calvin Klein inbreuk maakte op dit auteursrecht. 

Volgens Calvin Klein was het merk van Diesel nietig (niet geldig) omdat het onvoldoende onderscheidend vermogen had. 

Merkrecht: De uitspraak van de rechter

Zoals ik in eerdere blogs schreef, moet een merk onderscheidend zijn om juridisch een merk te kunnen zijn. Dit wordt bij het aanvragen van een merk getoetst door het Benelux Bureau. Maar ook als een merk al is ingeschreven kan het nietig worden verklaard als het onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. En dit is wat Calvin Klein vorderde.

De rechter gaf Calvin Klein gelijk. Volgens de rechter heeft het label-merk van Diesel inderdaad onvoldoende onderscheidend vermogen. Het label-merk van Diesel, zoals geregistreerd bij het Benelux Bureau, bestond uit een diagonaal strookje op een zakje op de rechter heup van een broek en was ingeschreven voor broeken. Het merk viel echter samen met de producten waarvoor het ingeschreven was (broeken). Het was immers fysiek deel van de broek. In dit soort gevallen moet het merk aan een hogere drempel voldoen dan normaal om voldoende onderscheidend te zijn. Het merk moet namelijk op significante wijze afwijken van wat gangbaar is in de sector. In normale taal: het moet iets voldoende aparts hebben dat het anders maakt dan wat je verder ziet in de sector. Het is echter al sinds de jaren ’70 best gangbaar om in de “spijkerbroek-wereld” dergelijke label strookjes te plaatsen op coin pockets zoals je hieronder ziet: 

Het label-merk van Diesel, zoals gedeponeerd, is niet apart genoeg dat het onderscheidend maakt ten opzichte van bijvoorbeeld deze voorbeelden. Daarom concludeert de rechter dat het label-merk van Diesel onderscheidend vermogen mist en daarom nietig kan worden verklaard.   

Merkrecht nog te redden als “ingeburgerd”

Het merkrecht van Diesel kan dus nietig verklaard worden. Maar er is wel nog een kans voor Diesel om dit op te lossen, namelijk als ze kunnen aantonen dat het merk “ingeburgerd” is. Een merk is ingeburgerd als het herkend wordt door het publiek als zijnde een merk. Dus: het label strookje op de broek moet dan herkend worden door het publiek (de kopers van spijkerbroeken) als afkomstig van Diesel. Omdat het gaat om een Benelux merk moet dit aangetoond worden voor het hele Benelux gebied (België, Nederland en Luxemburg). Om dit aan te tonen  heeft Diesel o.a. een marktonderzoeksrapport overlegd. In het onderzoek werd aan ondervraagde personen deze foto getoond:

Vervolgens werd hen de vraag gesteld van welk merk zij dachten dat de broek was. 

Echter, de ondervraagde personen waren alleen Nederlands. De andere landen waren dus hiermee niet gedekt. Daarnaast werd aan de ondervraagden niet het merk zoals het geregistreerd was, getoond. De merkregistratie verschilt veel van hoe het label er daadwerkelijk op de broek uit zag. 

Het door Diesel geleverde bewijs was dus niet voldoende en de rechter verklaarde het merk van Diesel nietig.  

Auteursrecht: de uitspraak van de rechter

Voor bescherming onder het auteursrecht, moet er sprake zijn van een “werk”. Maar volgens de rechter was het niet duidelijk op welk “werk” Diesel zich beriep. Ging het bijvoorbeeld om de sobere weergave van het label zoals geregistreerd in het merkenregister? Of om het label zoals op de broeken (dus met het merk “DIESEL” erop en met kleuren)? Als Diesel zich beriep op het sobere label, dan kon dit beroep niet slagen omdat de broeken die Diesel op de markt had gebracht geen sober label hadden. En als Diesel zich beriep op het label zoals aangebracht op de broeken, dan was er volgens de rechter geen inbreuk. Om van inbreuk te kunnen spreken, moeten beide labels dezelfde totaalindruk wekken. Ze moeten dus voldoende op elkaar lijken. Het label van Calvin Klein verschilde volgens de rechter voldoende van het label van Diesel.  Zo was het label van Calvin Klein bijvoorbeeld horizontaal en niet diagonaal. Maar ook de geplaatste merken op de labels telden mee (DIESEL tegen CALVIN KLEIN) en deze verschilden voldoende van elkaar. Volgens de rechter wekten beide labels dus een andere totaalindruk en is er daarom geen inbreuk. 

Diesel verliest de zaak

Diesel verliest de zaak op alle fronten: hun label-merk wordt nietig verklaard en ook wat betreft het auteursrecht krijgen ze ongelijk. Je ziet dus dat op iets zo alledaags als een spijkerbroek verschillende IE-rechten van toepassing kunnen zijn. Wat had Diesel beter kunnen doen? Wellicht had het merk anders ingediend kunnen worden. Ook had het marktonderzoek wat mij betreft beter uitgevoerd moeten worden. Misschien had het dan beter uitgepakt voor Diesel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *