Kun je een beschrijvend merk toch beschermen?

Zoals bekend moet een merk, onderscheidend zijn om als merk ingeschreven te kunnen worden. Een beschrijvend merk is dus een big no no; een dergelijk merk wordt afgewezen door het officiële bureau en dan ben je je geld kwijt. Maar er is wel 1 manier waarop een beschrijvend merk toch een merk kan zijn.. Hoe dat kan? Dat ga ik hier uitleggen!

Inburgering

Bij het horen van het woord “inburgering”, denken de meeste mensen aan de cursus die mensen die uit het buitenland in Nederland komen wonen, moeten doen. Dat is niet waar dit over gaat natuurlijk. Waar gaat het dan wel over? Stel, je hebt een merk dat niet onderscheidend is. Bijvoorbeeld: je wilt “bakker” vastleggen voor je bakkerij. Normaal gezegd zou dit natuurlijk volledig de plank misslaan. Een recept voor mislukking. Maar stel dat je heel intensief investeert in reclame en promotie van je merk. En dat je dit gedurende lange tijd doet. Op een gegeven moment kan het dan zijn dat je klanten het woord bakker echt gaan zien als een merk in plaats van een woord. Ze gaan dan het woord “bakker” zien als een aanduider van dat jouw producten specifiek van jouw bedrijf afkomstig zijn. En dat is precies het doel van een merk. 

Booking.com

Wie kent de website booking.com niet? Deze bekende website waar je o.a. accommodaties voor je reis kunt boeken, heeft meerdere merken in bijvoorbeeld de EU. Maar “Booking” is slechts het Engelse woord voor “boeking”. En .com is slechts de extensie van de website. Voor een website waar je hotels boekt, is dit dus erg beschrijvend. Dus als je de hoofdregel zou volgen, zou je zeggen dat BOOKING.COM juridisch geen merk kan zijn. Maar, je raadt het al, BOOKING.COM is inmiddels ingeburgerd in de EU. Door die inburgering ziet het publiek het niet meer als een woord, maar als een merk. 

Booking.com in de VS

Booking.com had naast de merkaanvragen in de EU ook meerdere aanvragen gedaan in de VS. En daar is een discussie gaande of het merk ingeburgerd is en dus juridisch een merk is. Deze discussie duurt inmiddels bijna 8 jaar.. Het officiële bureau in de VS, het US Patent Office (USPTO) vindt namelijk niet dat BOOKING.COM een merk is en had het eerder geweigerd. Booking.com was het hier niet mee eens en tekende bezwaar aan en werd in 2 instanties in het ongelijk gesteld. Echter, toen het bedrijf naar de rechter in Virginia stapte kreeg het gelijk. Tegen deze uitspraak heeft USPTO beroep aangetekend. Binnenkort zal het hooggerechtshof zich over de zaak buigen. Spannend dus..

Je kunt dus wel een beschrijvend merk inschrijven…

…maar dan moet je wel met zwaar bewijs komen, want je merk moet echt ingeburgerd zijn in het gebied waar jij bescherming wilt. Dit is alleen weggelegd voor de grote spelers die ook echt veel tijd en geld hebben geïnvesteerd in het bekend maken van hun merk. Voor de rest van de merken geldt helaas nog steeds: een merk kan alleen ingeschreven worden als het niet beschrijvend is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *